發明必須具備“新穎性”，這在幾乎所有國家的專利制度中都是基礎的基礎。因為通常情況下我們難以直接證明一個技術是新的，所以各國專利制度均轉向要求新發明不構成現有技術的一部分。在這一“不構成”的認定過程中，除了對有效現有技術的認定和發明申請的解釋之外，最重要的環節就是圍繞“是否相同”的比對。

　　由于此前已略有提及“現有技術”，本期我們主要圍繞日本，對該國的新穎性認定原則進行簡單介紹。

　　01 日本新穎性的法律基礎

　　日本對新穎性的定義主要基于第二十九條，原文如下圖。該條法案被認為提出了授予專利的條件，包括實用性（“工業上可利用”）、新穎性（列舉現有技術情形）、創造性（基于現有技術容易實現的不可專利）。

　　到了具體的新穎性審查，日本專利審查指南指出，“在存在不同點的情況下，審查員判斷為權利要求所限定的發明具有新穎性；在沒有不同點的情況下，審查員判斷為權利要求所限定的發明不具有新穎性”。

　　02 沒有明文提出，實務中也遵循「実質同一」破壞新穎性

　　日本沒有將“實質相同”原則落在專利法的明文中，但實際上，日本在專利實務中也關注實質相同「実質同一」：一方面，基于公知常識和慣用技術附加、去除、轉換，視為實質相同，另一方面，對中國審查指南強調的“相同的技術領域，解決相同的技術問題，并具有相同的預期效果”，也有隱含的考量。

　　比如，知識產權法庭判例平成29年（行ケ）第10167號〔積層膜案〕中，專利人主張專利薄膜相比對比文件，印刷層雖然使用與專利相似的原料，但厚度設計不同，能夠帶來更好的耐藥性、吸水率等效果。然而法庭認為，不同厚度只是為了得到特定成型性、機械強度使用的“具體手段上的微小差別”，也“沒有其他不一樣的新的技術效果”，因此對應的權利要求與對比文件是同一的。

　　注：日本知識產權法庭「知的財産高等裁判所」，主要管轄日本國知局行政訴訟一審和技術復雜類案件二審。在日本，所有技術復雜類侵權案件一審均由東京、大阪法庭集中管轄。

　　這種“同一”也與表現形式無關。比如專利所申請的結構已經有現實實物，同樣要認定沒有新穎性。（參考 最三小判昭和31?4?24裁判集民事21號853頁）

　　其他比如“單獨對比”（《審查指南》第III部第2章第1節2）、下位概念公開影響上位概念新穎性（《審查指南》第III部第2章第3節3.2）等原則與中國一致。

　　03 日本同一發明人的先后兩份相同申請不算抵觸申請

　　日本“抵觸申請”叫「拡大先願」（所謂“先愿”即“申請”），也被稱為「準公知」，或「公知の擬制」，主要由《專利法》第二十九條第二款描述。

　　昭和三十四年版專利法第三十九條中，日本在后申請只與已經公開的在先申請做對比，只要內容不一樣就可能獲得專利，可能造成二次授權，于是在昭和四十五年進行了改正（參考特許庁『特許法』的注釋本），相當于擴大了「先願」（先申請，專利法第三十九條）對比的范圍，同時擴大相對于第二十九條第一款規定的「公知」的定義范圍，也相當于擬定了新的「公知」范圍。

　　特別要注意，由于以上歷史原因，日本的“抵觸申請”條款不包含同一申請人或同一發明人的情形，所謂“相同”指代發明人完全相同或申請人完全相同。如果在先在后提交的兩份相同的申請的發明人全部相同或申請人全部相同，日本專利局不依據“擴大先愿”駁回，轉而依據第三十九條「先願」的先申請制度，基于在后申請沒有「新規性」駁回。駁回的結果一樣，只是依據不同。中國則沒有這一例外。

　　可以看出，在日本專利角度，上述二十九條第二款，由于涉及公知、先申請制度、新穎性，與第二十九條第一款新穎性條款、第三十九條新申請條款形成互補。這里不妨進行簡單對比——

　　附：各國對“新穎性”的定義（亞洲篇）